Lo Studio Legale Caminiti a Treviso ha vasta esperienza nelle attività di registrazione, gestione e tutela del marchio di impresa, assistendo clienti di diversi settori.
Forniamo un servizio completo, dalla fase di deposito, registrazione e rinnovo a quella di difesa in giudizio contro contraffazioni e concorrenza sleale in Italia e all’estero.
Nel mercato caratterizzato da elevata competitività, è importante per l’imprenditore rendere i propri prodotti e/o servizi facilmente riconoscibili rispetto a quelli della concorrenza.
È questa la funzione tradizionale del marchio d’impresa, il segno distintivo che consente all’imprenditore di distinguere i prodotti e/o servizi da altri dello stesso genere.
Può costituire oggetto di registrazione come marchio qualsiasi segno come, ad esempio, parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma di un prodotto o la confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.
Il titolare di un marchio ha la facoltà di farne un uso esclusivo e di vietarne ai terzi l’utilizzo non autorizzato per prodotti uguali o affini, anche in presenza di segni simili che determinino un rischio di confusione presso i consumatori.
L’esclusiva sul marchio si può acquistare mediante la registrazione.
La registrazione del marchio dura dieci anni a decorrere dalla data di deposito, rinnovabile un numero infinite di volte per periodi di uguale durata.
Al marchio registrato si contrappone il marchio di fatto in cui il diritto di esclusiva viene acquistato in base all’uso e all’avviamento che da tale uso deriva.
Secondo il Codice della Proprietà Industriale, il marchio deve presentare i seguenti requisiti di validità:
1- la capacità distintiva: l’idoneità del marchio a distinguere i prodotti e/o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
2- la novità: il marchio non deve essere identico o comunque confondibile con altri marchi e segni distintivi sui quali un terzo abbia acquistato un diritto anteriore;
3- la liceità: il marchio non può contrastare con i principi ordine pubblico e buon costume o risultare altrimenti lesivo di diritti di terzi;
4- la verità: il marchio non deve ingannare il consumatore in merito alle caratteristiche e alla provenienza dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio.
Benché in Italia venga tutelato anche il marchio di fatto (o non registrato), la registrazione è vivamente consigliata perché:
1- il marchio registrato è più facile da tutelare. La registrazione consente di disporre di un certificato con una data di deposito e di registrazione certa da utilizzare contro contraffattori. Il marchio registrato si presume valido salvo prova contraria.
2- il titolare del marchio di fatto deve dimostrarne l’utilizzo constante. Tale prova è spesso estremamente difficile da offrire.
3- il marchio di fatto ha una tutela molto limitata: l’esclusiva è attribuita soltanto se il marchio gode di una notorietà territorialmente diffusa.
4- in molti Paesi il marchio di fatto (o non registrato) non è riconosciuto.
il marchio registrato veicola, non solo ai consumatori, un’immagine di prestigio, affidabilità e sicurezza.
Contro le violazioni del marchio esistono tre forme di tutela:
1- la tutela mediante opposizione alla registrazione contro il deposito di marchi identici o simili al marchio da difendere;
2- la tutela alla dogana in via preventiva chiedendo l’intervento dell’Agenzia delle Dogane per ottenere il blocco e la distruzione di merci contraffatte dirette in Italia;
3- la tutela davanti autorità giudiziaria mediante un procedimento cautelare per ottenere misure come la descrizione e il sequestro dei beni contraffatti oltre che l’inibitoria mediante la quale si intima al contraffattore di cessare l’attività illecita.
Registrato il marchio, è opportuno anche attivare un servizio sorveglianza per intercettare e contrastare violazioni come le vendite di prodotti contraffatti on line o la registrazione di nomi a dominio confondibili con il marchio da proteggere.
Alla registrazione di un marchio si procede depositando una domanda di registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
L’Ufficio esamina la regolarità formale e alcuni requisiti di validità, fra i quali la capacità distintiva. Se l’esito dell’esame è positivo, la domanda viene pubblicata.
Entro 3 mesi dalla pubblicazione, i titolari di marchi anteriori, depositati o registrati a livello nazionale o comunitario, possono presentare opposizione alla registrazione. La fase di opposizione inizia trascorso il cd. cooling off period di 2 mesi nel corso del quale, la procedura viene sospesa e le parti cercano di trovare un accordo.
In caso di mancato accordo, la procedura prosegue e l’Ufficio decide se accogliere o meno l’opposizione in contraddittorio con le parti.
Il marchio dell’Unione Europea è un marchio registrato che conferisce un diritto di esclusiva efficace in tutta l’Unione Europea.
La domanda viene presentata all’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) e le fasi della procedura sono le stesse previste per il marchio italiano (vedi precedente paragrafo).
Se l’ambito territoriale di tutela riguarda Paesi specifici all’interno o al di fuori dell’UE, si può scegliere la registrazione internazionale.
L’opposizione è il procedimento tramite il quale il titolare di un marchio o diritto anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile che ritenga interferente il proprio diritto di esclusiva.
Per prevenire eventuali opposizioni, è importante svolgere la cosiddetta ricerca di anteriorità, tramite un esperto in materia, per verificare se il marchio che si registra risulta già registrato o utilizzato da terzi.
